의 견 서

배경 및 의견 제출인들의 지위

이 사건 특허는 전 세계 여러 나라에서 분쟁의 대상이 되었습니다. 미국, 영국, 네덜란드, 독일, 스페인, 노르웨이, 핀란드, 호주, 캐나다, 중국 등 많은 나라에서 이 사건 특허의 대상인 ‘올란자핀’ 발명의 특허성과 특허권 침해 여부가 다투어졌습니다.

미국에서도 특허권 존속기간 만료 전에 후발 의약품의 시판허가를 신청한 여러 제네릭 제약사를 상대로 침해 소송이 제기되었고 그 과정에서 특허의 무효 여부가 판단된 바 있습니다(Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharm., Inc. (Fed. Cir. 2006), Eli Lilly & Co. v. Accord Healthcare, Inc., No. 1:14-cv-00389-SEB-TAB (S.D. Ind. Mar. 25, 2016), Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 126 F. Supp. 3d 1037 (S.D. Ind. 2015), aff'd, 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017).)

Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly and Company Ltd., [2008] EWHC 2345 (Pat), [2009] EWCA Civ 1362..

ratiopharm v Eli Lilly, The Hague District Court (Rb. te's-Gravenhage) of 24 March 2010, Mark van Gardingen, Olanzapine, District Court the Hague (Rechtbank Den Haag), 24 March 2010.

Federal Court of Justice of 16 December 2008 (X ZR 89/07) – Olanzapine 등. 아래 각주 9, 10, 14 참조.

Laboratorios Cinfa et al. v Eli Lilly and Company Ltd., Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 17 January 2008 (appeal no. 368/2007).

Actavis Norway AS v Eli Lilly and Co. Ltd, Oslo District Court (Tingrett) of 2 December 2008.

Eli Lilly v Oy Leiras Finland AB, Helsinki District Court of 19 February 2010 (decision no. 3641).

Apotex Pty Ltd v Les Laboratoires Servier [2013] FCA 1426.

독일에서는 연방특허법원(BPatG)이 ‘올란자핀’ 발명은 선택발명으로서 신규성이 없어 무효라고 판단한 바 있고, 후발 의약품이 출시되자 특허권자인 일라이 릴리가 후발 제약사들을 상대로 특허권 침해금지 가처분을 신청하기도 하였습니다. 캐나다 대법원은 유용성 요건을 충족하지 못한다는 이유로 올란자핀 특허를 무효 판결하였으며, 이에 대해 일라이 릴리는 캐나다를 상대로 북미자유무역협정에 따른 투자자-국가분쟁해결(ISDS) 중재를 청구하였습니다. 중국에서는 특허권 침해를 인정하여 일라이 릴리에게 수백만 위안의 손해를 배상하라는 하급심 판결을 2016년에 중국 대법원이 파기하기도 하였습니다.

독일은 특허 침해 소송과 무효 소송이 이원화되어 있는데, 무효 소송은 연방특허법원과 연방대법원으로 이어지는 2심 구조로 진행됩니다. 올란자핀 특허를 무효로 본 연방특허법원 판결은 2008년 연방대법원에서 파기되었습니다(사건번호: X ZR 89/07, 연방특허법원의 판결문은 http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=46938&pos=9&anz=637, 이 판결에 대한 국문 분석과 판결문 원문은 http://www.ip-navi.or.kr/biblio/biblioDetail.navi?caseId=DE1210058 참조)

Gerhard Barth & Dr. Franz-Josef Zimmer, The Olanzapine patent dispute: German court grants a preliminary injunction on a patent invalidated by the first instance Federal Patent Court, 27 Biotechnology Law Report 532(6), December 2008, DOI: 10.1089/blr.2008.9902,  https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/blr.2008.9902, Dr. Thorsten Bausch, The Olanzapine case and its implications for novelty of chemical substance patents in Europe, http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=659.

Eli Lilly & Co. v. Novopharm Ltd., [1998] 2 S.C.R. 129, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1641/index.do

Eli Lilly and Company v. Canada (ICSID Case No. UNCT/14/2), https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=UNCT/14/2, 관련 캐나다 정부가 제공하는 정보는 Cases Filed Against the Government of Canada under NAFTA Chapter 11, Eli Lilly and Company v. Government of Canada, https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/disp-diff/eli.aspx?lang=eng.

China’s supreme court rules against Eli Lilly in patent infringement case, ChinaDaily 16 June 2016, http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-06/16/content_25738230.htm.

이처럼 이 사건 특허를 둘러싼 분쟁이 전 세계에서 벌어졌지만, 올란자핀 특허를 침해했다는 이유로 후발 제약사에게 손해배상 책임을 지운 판결례는 의견제출인들이 아는한 아직까지 없습니다. 특히, 후발 의약품의 시장경쟁이 아니라 행정기관이 법에 정한 절차에 따라 취한 약가 조정으로 인해 발생한 일에 대한 책임을 후발 제약사에게 물은 사례는 없습니다.

독일 뒤셀로프 법원에서 있었던 특허 소송 사건에서 손해배상이 언급되기는 했지만 구체적인 손해액을 정하지 않았습니다. 다른 재판이나 당사자간 합의로 종결된 것으로 보입니다. 관련 사건 번호: 4b O 61/09, 4b O 62/09, 4b O 63/09, 4b O 64/09, 4b O 65/09, 4b O 66/09, 4b O 67/09, 4b O 184/08, 4b O 172/08, I-2 U 90/09.

대한민국의 특허법원 판결은 서울고등법원 판결과 달리 특허 제도의 취지와 목적을 잘못 이해하여 특허권자를 지나치게 과보호하는 결론을 내렸고, 후발 의약품의 출시를 부당하게 지연시켜 헌법과 국제인권규범에서 보장하는 기본권인 건강권을 침해할 우려가 큽니다. 의견제출인들은 이러한 우려 때문에 귀 법원에 의견을 제시하게 되었으며, 의견제출인들 누구도 이 사건의 당사자들과 법률적 이해관계나 사실상의 이해관계가 없음을 밝힙니다.

특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결.

서울고등법원 2016. 10.6 선고 2015나2040348 판결.

공익을 고려한 특허권의 권리구제 범위 제한

이익형량을 잘못한 특허법원

특허법원은 한국릴리가 이 사건 특허의 독점적 통상실시권자라고 본 다음, 명인제약이 후발 의약품(뉴로자핀)을 약가등재 신청한 행위는 독점적 통상실시권자의 이익을 해하는 위법 행위라고 판단하였습니다. 그리고 명인제약이 뉴로자핀을 판매한 행위는 특허법 제130조에 따라 과실이 추정되어 귀책사유가 인정되고, 특허 의약품(자이프렉사)의 약가 인하로 인해 한국릴리가 입은 손해(매출액 감소)를 배상할 책임이 있다고 판단하였습니다.

좀 더 정확하게는 판매예정 시기를 “특허 만료 후”에서 “등재 후 즉시”로 변경하여 약가 등재 신청한 행위.

이러한 판단을 하면서 특허법원은 공익을 고려하는듯한 외양을 갖추고는 있지만, 특허권이 존속하는 동안에는 특허권을 침해하는 후발 의약품의 등장을 허용하는 공공정책은 존재하지 않는다는 입장을 취하고 있습니다. 이런 입장에서 특허법원은 특허권이 유효함을 전제로 하여 조성된 특허권자의 이익을 특허권이 무효임을 전제로 행동한 자의 이익보다 더 두텁게 보호할 필요가 있다거나, 제네릭 의약품이 시장에 조기 진입함으로써 오리지널 의약품의 약가가 인하되어 국민건강보험제도의 재정 건정성 등에 기여하는 공익은 특허권의 보호를 통해 달성되는 공익을 능가하지 않는다는 결론을 내립니다(판결문 17면).

가령, 특허법원은 명인제약의 책임을 70%로 제한하면서 그 근거의 하나로 “우리나라는 국민건강보험제도를 채택하면서 보험의 재정 건정성[건전성의 오기로 보임]과 국민 보건의 향상 및 사회보장 증진 등의 공익적 목적을 고려하여 보건복지부장관이 약제의 상한가격을 조정할 수 있도록” 한다는 점을 들고 있습니다(판결문 27면).

하지만 특허법원의 이러한 이익형량과 그에 따른 결론은 완전히 잘못 되었습니다. 이익형량은 특허권의 보호로 달성되는 공익과 특허권의 제한으로 달성되는 공익을 대비하는 것이 아니라, 특허권의 보호로 특허권자가 얻는 사익과 특허권의 제한으로 달성되는 공익을 대비하여야 합니다. 이는 특허권을 일방적으로 강화했다고 비판받는 트립스 협정에도 명시되어 있습니다. 또한 특허법원 판결은 트립스 협정의 후속 합의인 ‘도하 각료 선언문’에도 어긋납니다.

무역관련 지적재산권 협정(TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights) Agreement) 제7조(목적) “지재권의 보호와 시행은 기술혁신의 증진과 기술의 이전 및 전파에 기여하고 기술지식의 생산자와 이용자에게 상호이익이 되고 사회 및 경제복지에 기여하는 방법으로 권리와 의무의 균형에 기여여야 한다” (Article 7 Objectives The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.)

약가정책과 건강권

도하 각료 선언문은 이 사건 특허와 직접 관련된 의약품 접근권 및 공중보건과 트립스 협정의 관계에 대해 2001년 세계무역기구 제4차 각료회의에서 채택한 별도의 선언문을 말합니다. 이 선언문은 제3항에서 지재권 보호가 신약의 개발에 중요하다는 점 뿐만 아니라 지재권 보호가 약가에 미치는 점도 동시에 인식한다고 밝히고 있습니다. 그리고 회원국이 공중건강 보호 조치를 취하는 것을 트립스 협정이 방해하지 않으며 방해해서도 안된다는 점에 합의하였습니다(제4항 제1문). 이러한 합의에 따라, 세계무역기구 회원국이 공중의 건강을 보호하려는 권리 특히, 모두에 대한 의약품 접근을 촉진하려는 회원국의 권리를 지지하는 방식으로 트립스 협정이 해석되고 이해될 수 있으며 또 그렇게 되어야 한다는 점을 확인하였습니다(제4항 제2문). 트립스 협정은 의약품 특허를 세계무역기구 회원국에게 의무화한 최초의 국제협정이라는 점에서 도하 각료선언문의 위 합의는 이 사건과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 도하 각료선언문의 준수 의무는 대한민국이 맺은 여러 양자조약에도 명시되어 있습니다.

Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, WT/MIN(01)/DEC/W/2 14 November, 2001.

가령 한-미 자유무역협정 제18.11조, 한-EU 자유무역협정 제10.34조, 한-캐나다 자유무역협정 제16.5조.

만약 특허법원의 판결처럼 특허권 침해로 인해 특허권자가 입은 손해를 후발 제약사가 배상하는 것에 그치지 않고 법적 지위도 의심스러운 독점적 통상실시권자를 내세워 이 자가 약가 인하로 입었다고 주장하는 손해까지 후발 제약사에게 배상하도록 한다면, 후발 의약품의 조기 출시를 유도하려는 어떠한 정책도 먹히지 않을 것입니다. 아무리 무효 가능성이 높은 특허라 하더라도 법원의 최종 판결로 무효가 확정되기 전까지 후발 의약품은 시장에 들어오지 않으려 할 것이기 때문입니다. 그 영향은 제네릭 의약품에만 미치지 않고 특허 의약품과 이용·저촉 관계에 있는 개량 신약에도 미칠 것입니다. 또한 특허 도전을 장려하여 제1심에서 유리한 심판결을 받은 후발 의약품의 출시를 장려하려는 현행 약사법의 취지는 달성되기 어려울 것입니다. 그리고 무효 가능성이 있는 경우 특허권자는 소송 절차를 최대한 지연시키려는 강력한 유인을 갖게 됩니다. 이러한 결과는 공중의 건강을 보호하고 의약품 접근을 촉진하는 방식이 아닌 특허법의 적용이라는 점은 더 설명할 필요가 없습니다.

손해의 공평·타당한 분담

특허권의 권리구제 범위를 공익과 공공정책을 고려하여 제한하는 원칙은 우리 민법의 손해배상 법리를 통해서도 구현할 수 있습니다. 손해배상책임은 이해당사자 사이에서 ‘불법’의 교정을 위한 것이지, ‘불행’의 전가를 목적으로 하지 않습니다. 스위스 채무법의 형평의 사상 즉, “어떤 사람의 불행이 다른 사람의 불행에 의해서 치유되어서는 안된다”는 사상은 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 우리 민법의 손해배상 법리에도 적용될 수 있습니다. 따라서 약가 인하로 특허권자가 입은 불행을 후발 제약사에게 전가하는 것은 손해의 공평·타당한 분담이란 원칙에 맞지 않습니다. 더구나 특허법원은 제1심 법원과 달리 약가 인하로 인한 일실이익이 아닌 매출액 감소분을 기준으로 한국릴리의 손해액을 산정하여, 한국릴리의 불행 그 이상을 후발 제약사에게 전가하였습니다.

김상중·김기창, 민법 제763조에 의한 채무불이행 책임규정의 불법행위 책임에의 준용의 입법적 타당성, 법무부, 2012, 58.

대법원 2019. 5. 10. 선고 2017다239311 판결.

제1심 법원은 한국릴리가 주장하는 자이프렉사 2.5 mg의 매출액 감소분에 완제 의약품 제조업의 표준소득률 14.2%를 곱한 금액을 손해액으로 산정한 반면(서울중앙지방법원 2017. 9. 15. 선고 2014가합556560 판결문 26면), 특허법원은 한국릴리 제품의 매출액 감소분 전체를 기준으로 손해액을 산정하였습니다.

또한, 특허권자는 특허권 침해로 입은 손해를 보상받을 수 있지만, 반대의 경우에는 특허권자가 아무런 책임을 지지 않는 현행 제도의 불균형도 고려해야 합니다. 즉, 특허권자가 특허권을 행사하여 후발 의약품의 시판을 금지한 후 해당 특허권이 무효로 판명났을 때 특허권자는 후발 의약품의 출시 지연으로 인한 사회적 손실이나 후발 제약사의 손해에 대해 아무런 부담을 지지 않습니다. 우리와 달리 캐나다는 이런 불평등은 제도적으로 해소하고 있습니다.

일라이 릴리는 캐나다에서도 올란자핀 특허권을 행사하여 후발 의약품의 시판을 막았는데 올란자핀 특허는 캐나다 대법원에서 무효로 판결났습니다. 특허가 무효되기 전에 일라이 릴리는 후발 의약품의 시판을 막았는데, 그 이유로 후발 제약사인 테바(Teva)에게 7천만 캐나다 달러(약 627억원)를 배상하라는 연방항소법원의 판결이 나기도 했습니다. 일라이 릴리는 이 판결에 불복하여 항소하였지만, 캐나다 대법원은 2018. 11. 8. 일종의 심리불속행 기각 결정을 내렸습니다.

Eli Lilly Canada Inc. v. Teva Canada Ltd., 2018 FCA 53. 판결문은 https://www.ippractice.ca/files/2018FCA53.pdf. 배상책임의 근거 조항 Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (SOR/93-133) 제8조 제2항: Subject to subsection (3), if an action brought under subsection 6(1) is discontinued or dismissed or if a declaration referred to in subsection 6(1) is reversed on appeal, all plaintiffs in the action are jointly and severally, or solidarily, liable to the second person for any loss suffered after the later of the day on which the notice of allegation was served, the service of which allowed that action to be brought, and of the day, as certified by the Minister, on which a notice of compliance would have been issued in the absence of these Regulations.

사건번호 38077, https://www.scc-csc.ca/case-dossier/info/dock-regi-eng.aspx?cas=38077 참조.

손해의 공평·타당한 분담 원칙은 특허법 제130조의 과실 추정 규정을 적용할 때에도 고려해야 합니다. 그 동안 우리 법원은 특허권 침해자의 과실을 너무 쉽게 인정하여 왔습니다. 특허법에 과실을 추정하는 규정을 두기 때문이기도 하지만, 이런 추정 규정을 둔 입법례는 일본과 우리가 유일하다는 점과 제3자에게 과중한 주의의무를 지운다는 점을 고려해 과실 추정을 제한적으로 적용해야 합니다. 특허법에서 침해자에게 침해행위에 대한 과실을 추정한다는 말은 특허권자와 경쟁관계에 있는 제3자에게 관련 특허를 모조리 조사하여 침해를 회피하라는 엄격한 주의의무를 지우는 것과 같은데 이는 현실적으로 달성할 수 없는 의무를 부과하는 것입니다. 그리고 특허권 침해행위에 대해 과실을 추정한다고 하여 독점적 통상실시권에 대한 제3자 채권침해에도 과실이 추정된다고 할 수 없습니다. 독점적 통상실시권의 침해로 인한 불법행위에는 해의(害意)에 가까운 높은 주관적 요건이 필요하므로 고의도 없는 과실에 대한 추정은 적용될 여지가 없습니다.

특허발명은 출원 후 1년 6개월이 지나야 공개되기 때문에 특허 조사에는 언제나 누락되는 특허가 존재할 수밖에 없어 필연적으로 불완전하고, 특허 침해 여부는 매우 난해한 법률 검토를 거쳐야 하므로 침해 가능성이 있는 타인의 특허권을 모두 조사하고 이를 회피하는 데에는 너무 많은 비용이 들기 때문에, 차라리 특허를 무시한 다음 분쟁이 생기면 그때 가서 대응을 시작하는 것이 더 경제적이란 연구결과도 있습니다(Mark A. Lemley, Ignoring Patents, Michigan State Law Review 2008(19), 2008).

조영선, 「특허법」(제4판), 박영사, 2014, 495. 한편, 독점적 통상실시권이란 개념의 원조격인 일본에서는 과실 추정 규정이 독점적 통상실시권에도 유추 적용된다는 것이 주류적 견해라고 하지만(金子敏哉, 特許權の侵害者に對する獨占的通常實施權者の損害賠償請求權, 知的財産法政策硏究 Vol. 21, 2008, 208), 유추적용을 명시적으로 부정한 판결도 다수 있습니다. 가령, 시즈오카 지방법원 1994년 판결(靜岡地判 平成 6年 3月 25日 平成 4年(ワ)第524號), 고베 지방법원 1996년 판결(神戶地判 平成 8年 9月 9日 平成 5年(ワ)第2253號), 오사카 고등법원 1997년 판결(大阪高判 平成 9年 7月 3日 平成 6年(ネ)第1827號) 등이 있습니다. 앞의 2개 판결은 유추 적용을 인정하지 않는 이유를 구체적으로 적지 않았지만, 3번째 오사카 고등법원 판결은 과실 추정은 권리의 공시를 기초로 인정되는 것인데 독점적 통상실시권은 공시를 요건으로 하지 않으므로 유추 적용이 인정되지 않는다고 합니다(앞의 논문, 金子敏哉, 각주 18).

마지막으로, 손해의 공평·타당한 분담을 위해서는 사실심의 최종 법원인 특허법원의 무효 판결을 신뢰한 당사자와 특허 유효성의 신뢰성도 고려해야 합니다. 먼저 특허 무효율을 살펴보면, 최근 5년간(2014~2018) 특허심판원의 특허무효심판 인용율은 연평균 47.4%입니다. 그런데, 의약품 특허의 경우 무효율은 이 보다 훨씬 더 높습니다. 특허청이 발주한 연구용역에 따르면, “제네릭 의약품 발매 14개사가 오리지널 의약품 발매 제약사를 상대로 2000년 이후 특허무효심판에 대한 승소율”은 “총 48건 중 승소 37건과 패소 11건으로 승소율 77.1%”입니다.

정윤택(한국보건산업진흥원), 제약분야 에버그리닝 특허전략과 분쟁사례 연구, 특허청, 2009, 52.

위 통계대로라면 이 사건 특허를 무효라고 판단한 특허법원의 판결 당시(2010년) 의약품 특허의 무효율은 80%에 가까웠습니다. 그리고 귀 법원은 올란자핀 발명과 같은 선택발명의 특허성을 거의 인정하지 않았습니다. 이런 점들을 고려하면, 올란자핀 발명을 무효라고 판단한 특허법원의 판결을 신뢰한 당사자들을 보호하는 것이 공익에 부합합니다. 특허에 관한 최고의 전문성을 갖춘 법원의 판결을 믿고 행동한 후발 제약사를 특허발명을 무단으로 도용한 자와 똑같이 취급한다면 형평성은 설 자리를 잃을 것입니다.

대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736 판결 및 2010. 3. 25. 선고 2008후3469 판결.

특허권이란 원래 존재하던 권리를 사후적으로 확인한 권리가 아니라 특허청의 행정처분을 통해 창설된 제도적 권리입니다. 산업정책상 인정되는 제한적 권리의 유효성에 관해, 특허청 심사관의 판단보다 법원의 판결을 더 신뢰하였다고 불이익을 입어야 할 이유가 무엇인지 납득하기 어렵습니다.

중복·과잉 배상 문제

문제의 제기

이 사건 특허권자인 일라이 릴리는 이미 명인제약과 한미약품을 상대로 특허권 침해를 원인으로 한 손해를 전부 배상받았습니다. 그것도 민법상 손해배상을 청구할 때 요구되는 입증책임을 특허법의 특칙 규정에 따라 모두 경감받는 혜택을 누리면서 배상을 받았습니다. 그런데도 일라이 릴리는 법률상 지위도 의심스러운 한국릴리를 내세워 또다시 배상을 요구하고 있습니다. 이러한 배상 요구를 허용하면 특허권자에게 중복·과잉 배상청구를 인정하는 부당한 결과가 됩니다.

일라이 릴리가 구제받은 손해

일라이 릴리는 명인제약과 한미약품을 상대로 한 제1심 사건에서 특허법 제128조에 따른 이른바 재량적 손해액의 배상을 청구하였습니다. 그런데 재량적 손해액을 청구한 구체적 내용을 살펴보면, 일라이 릴리는 침해자의 이익액을 특허권 침해를 원인으로 한 손해액으로 청구하였습니다.

명인제약을 상대로 한 사건의 경우 특허법 제128조 제7항, 한미약품 상대로 한 사건의 경우 구 특허법 제128조 제5항.

명인제약을 상대로 한 사건에서, 일라이 릴리는 피고 명인제약의 후발 의약품 ‘뉴로자핀정’의 매출액 합계액에 피고 업종 표준소득률 14.2%를 곱하여 추정한 명인제약의 이익액을 손해액으로 주장하였고, 제1심 법원은 일라이 릴리가 주장한 표준소득률 즉, ‘완제 의약품 제조업’의 표준소득률이 피고의 영업이익률인지 알 수는 없지만, 양자 사이에 큰 차이가 있음을 인정할 증거가 없다며 원고의 주장대로 손해액을 산정하였습니다.

판결문 해당 부분: “피고는 특허법 제128조 제7항에 따라 원고 일라이 릴리에 대하여 피고의 특허권 침해행위로 인하여 원고 일라이 릴리가 입은 손해, 구체적으로 피고가 피고 제품들을 출시한 시점인 2011. 1. 1.부터 이 사건 특허권의 존속기간 만료일인 2011. 4. 24.까지 피고 제품들 판매로 인한 매출액 합계액 618,949,725원에 피고 업종 표준소득률 14.2%를 곱하여 추정한 피고의 이익액 87,890,860원(= 618,949,725원 × 14.2%)에 상당하는 배상액과 그 지연손해금을 지급할 의무가 있다.”

한미약품을 상대로 한 사건에서도 일라이 릴리는 피고 한미약품의 후발 의약품 ‘올란자정’의 매출액 합계액에 피고 업종 표준소득률 14.2%를 곱한 액을 손해액으로 주장하였고, 이 주장은 제1심 법원에서 그대로 인정하였습니다.

명인제약과 한미약품 사건 모두에서 양 당사자는 제1심 판결에 불복하지 않아 특허권자가 청구했던 특허권 침해를 원인으로 한 손해배상 판결은 확정되었습니다. 이처럼 확정된 판결에 따르면, 특허권자가 주장하여 배상받은 손해액은 그 형식은 재량적 손해액이지만 실질은 침해자의 이익액입니다. 일라이 릴리가 침해자의 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정하는 규정인 특허법 제128조 제4항을 원용하지 않고 제7항을 원용한 이유는 제4항에서 말하는 침해자의 이익액을 산정하는 데에 필요한 피고 제품의 이익률에 관한 입증책임을 덜기 위해서였습니다.

한편, 특허법원은 특허권자인 일라이 릴리의 손해배상청구는 “피고가 이 사건 특허권을 침해하는 피고 제품을 판매하여 그와 대체 관계에 있는 원고 제품의 판매량이 감소하였고, 그에 따라 원고 제품 매출액의 일정 비율로 약정한 실시료 수입이 감소한 손해에 대한 것”이라고 판단하였습니다. 소송 기록을 볼 수 없는 저희들로서는 특허권자가 소송 과정에서 실시료 상당액을 손해액으로 산정해 달라고 재판부에 요청하였는지 알 수 없지만, 제1심 판결문에 기재된 원고의 주장이나 재판부의 판단 근거를 보면, 특허법원이 특허권자의 손해배상청구가 실시료 상당액이라고 본 것은 명백한 잘못입니다. 만약 특허법원의 판단처럼, 일라이 릴리에게 인정된 손해배상액이 실시료 상당액이라면, 피고 업종 표준소득률 14.2%가 합리적 실시료라는 것인데, 이는 말이 되지 않습니다. 왜냐하면, 표준소득률 전부를 실시료로 내고 나면 실시권자에게는 아무 것도 남지 않아 실시권자가 될 실익이 사라지기 때문입니다. 표준소득률이란 연간 총매출액에서 총비용을 뺀 순소득이 차지하는 비율을 말하는데, 표준소득률 제도가 폐지된 2003년부터 사용되는 ‘기준경비율 제도’를 적용하더라도 ‘기준경비율’이란 장부를 기록하지 않은 일정규모 이상 사업자에 대해 수입금액에서 증빙서류로 확인할 수 있는 매입비용, 임차료, 인건비 등 주요경비를 공제하고, 나머지 기타비용은 기준경비율을 일괄 적용해 차감한 뒤 소득금액을 계산하는 제도이므로, 이들을 모두 뺀 소득을 실시료로 낼 실시권자는 없을 것입니다.

한미약품 제1심 법원이 적용한 구 특허법의 조문으로는 제128조 제2항.

이는 실무에서 흔히 있는 일입니다. 윤태식, 「특허법 - 특허 소송 실무와 이론」 (제2판), 진원사, 2017, 909 (“실무상 적정한 단위당 판매이익 또는 이익률 등을 도출하기 어려운 경우에 세법상의 표준 소득률, 기준경비율 또는 단순경비율을 참고하여 본항에 따른 이익액[손해액 증명 극히 곤란시 상당한 손해액 인정(법 제128조 제7항)]을 산정할 수 있다.”)

침해자 이익액과 일실이익의 중복 적용 허용 여부

만약 일라이 릴리에게 침해자 이익액을 손해액으로 인정한 다음, 특허법원 판결처럼 한국릴리에게 약가 인하로 인한 손해액을 추가로 인정한다면, 앞으로 특허권자는 침해자 이익액과 일실이익을 중복하여 손해액으로 산정하여 배상받을 수 있다는 말입니다. 이는 명백히 부당합니다.

특허법에서 침해자의 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정하는 취지는 침해로 인해 특허권자가 입은 손해를 입증하는 것보다 침해자가 입은 이익의 액을 입증하는 것이 더 쉽기 때문입니다. 가령, 침해가 없었더라면 특허권자가 판매할 수 있었던 수량보다 침해자가 판매한 수량은 입증이 훨씬 더 쉽습니다.

윤선희, 「특허법」 (제5판), 법문사,2013, 815; 윤태식, 「특허법 - 특허 소송 실무와 이론」 (제2판), 진원사, 2017, 893; 日本 特許廳, 工業所有權法(産業財産權法)逐條解說〔第19版〕, 發明協會, 2012, 298-290.

그런데 이처럼 손해액 입증의 편의를 위해 침해자의 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정하면, 특허권 침해로 입은 손해를 배상해 준다는 손해배상의 기본 원칙과 잘 맞지 않습니다. 그래서 독일은 준사무관리 이론을 동원하기도 합니다. 일본에서는 침해자의 이익 전부를 권리자의 손해로 추정하여 배상의 대상으로 삼는 것은 언제나 과잉배상의 위험이 따르기 때문에, 이 조항을 권리자의 손해 회복이라는 목적보다는 침해자로 하여금 침해로 인해 얻은 이익 전부를 반납하도록 함으로써 침해 의지를 좌절시키는 일반 예방적 목적이 더 크다고 보는 견해도 유력하다고 합니다.

조영선, 「특허법」(제4판), 박영사, 2014, 507; 中山信弘·小泉直樹, 「注解特許法」(第2版), 靑林書院, 2017, 370-371. 하지만 일본의 다수설과 판례는 이 조항은 제재·억제를 목적으로 하는 것이 아니라 전보 배상을 목적이라는 입장을 취합니다(이원복·권태상·임유정, 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구, 특허청, 2018, 65).

이론적 근거와 무관하게 우리 특허법 제127조 제4항은 “제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다”고 하여, 침해자의 이익액을 특허권자의 손해액과 동일한 것으로 추정하고 있습니다. 따라서 이미 법률상 추정 규정에 의하여 침해자 이익액을 손해액으로 산정한 다음에는 판매수량 감소나 가격 침식으로 인한 일실이익을 별도의 손해로 주장하는 것은 허용되지 않습니다.

손해액 산정방식의 중복 청구와 관련된 입법례

우리 특허법 제128조와 마찬가지로, 많은 입법례에서 특허권 침해에 대해 3가지 유형의 손해액 산정을 인정하는데, ① 일실이익, ② 침해자 이익, ③ 합리적 실시료가 그것입니다. 이 3가지 산정 방법을 중복 적용하는 것을 허용하는 입법례는 일본과 미국 정도이고, 대부분의 나라는 중복 적용을 허용하지 않습니다. 중복 적용을 허용하는 입법례도 합리적 실시료를 다른 2개의 산정 방법 중 하나와 중복 적용할 뿐, 일실이익과 침해자 이익을 중복하여 산정하도록 허용하는 입법례는 없습니다.

미국은 1946년 침해자 이익을 삭제하였고, 미국 연방대법원은 그 취지를 침해자의 이익 환수는 폐기하고 오직 손해만 전보받도록 하려는 것으로 해석합니다(Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 504-506 (1964), 이원복·권태상·임유정, 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구, 특허청, 2018, 16에서 재인용).

먼저 우리와 특허법 구조가 유사한 일본의 경우 합리적 실시료를 다른 산정방식과 중복 적용할 수 있다는 것이 다수설이고 이를 인정한 판례도 존재하지만, 대부분은 일실이익과 합리적 실시료의 중복 적용 사례이고, 침해자 이익과 합리적 실시료의 중복 적용을 긍정하는 판결은 하나뿐이라고 합니다.

東京地判平成19ㆍ9ㆍ19 平成17(ワ)1599 [キー変換式ピンタンブラー錠].

정차호·장태미, 특허권 침해 손해배상액의 선택산정 및 혼합산정 법리 연구, 법학연구 55(2), 2014, 157-162.

미국은 일실이익과 합리적 실시료를 중복 청구하는 것을 오래전부터 허용해, 가령 “침해자가 100개의 침해품을 판매하였고, 그 중 60개에 대하여는 일실이익으로 손해배상을 산정한 경우, 나머지 40개에 대하여는 합리적 실시료로 손해배상을 산정하여 두 산정결과로 나온 액수를 합한 것을 총 손해배상액으로 결정할 수 있”다고 하며, 삼성전자와 애플간의 특허 분쟁에서도 애플이 일실 이익과 합리적 실시료의 중복 적용을 주장한 바 있습니다.

정차호·장태미, 앞의 글, 154(State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc., 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989) (“[T]he award may be split between lost profits as actual damages to the extent they are proven and a reasonable royalty for the remainder.”), cert. denied, 493 U.S. 1022 (1990).

Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 2014 WL 794328, at 20-21 (N.D.Cal. 2014).

중국과 유럽도 위 3가지 유형의 손해액 산정을 인정하지만, 이를 중복 적용하는 것은 허용하지 않습니다. 독일 특허법 제139조 제2항은 3가지 종류의 손해배상 방법 즉, ① 특허권 침해 행위로 인하여 발생한 손해, ② 침해자가 권리 침해를 통하여 얻은 이익, ③ 침해자가 발명의 실시 허락을 얻기 위해 적정한 대가로서 지급하지 않으면 안되는 금액을 규정하고 있습니다. 하지만 이를 중복 적용하는 것은 허용되지 않습니다. 따라서, “특허권자는 손해배상청구의 한 가지 방법에 의하여 산정된 일부 청구금액이 인정되고 일부 기각된 경우에는, 다른 손해배상 방법을 통하여 더 높은 손해배상액을 청구하는 구제방법을 제기할 수 없”습니다.

BGH GRUR 2008, 93 – Zerkleinerungsvorrichtung (김병일, 독일에서의 특허권침해 손해배상액 산정 및 기준에 관한 연구, 산업재산권 제57호, 2018, 62에서 재인용).

독일이 이런 태도를 취하는 근거는 유럽연합의 지적재산권 집행지침입니다. 이 지침 제13조는 고의나 과실로 지적재산권을 침해한 자를 상대로 한 손해배상청구를 보장하면서, 법원은 일실이익(lost profit), 침해자의 부당이익(unfair profits made by the infringer), 위자료(moral prejudice), 합리적 실시료를 손해액으로 인정할 수 있다고 규정합니다. 그런데, 합리적 실시료는 다른 손해액 산정 방식에 대한 대안(alternative)으로 인정할 수 있다는 명문의 규정을 두기 때문에, 합리적 실시료를 일실이익이나 침해자 이익과 중복 적용할 수 없습니다.

DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights.

Article 13 Damages

1. Member States shall ensure that the competent judicial authorities, on application of the injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in an infringing activity, to pay the rightholder damages appropriate to the actual prejudice suffered by him/her as a result of the infringement.

When the judicial authorities set the damages:

(a) they shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, any unfair profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements other than economic factors, such as the moral prejudice caused to the rightholder by the infringement;

or

(b) as an alternative to (a), they may, in appropriate cases, set the damages as a lump sum on the basis of elements such as at least the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the intellectual property right in question. (강조는 추가)

매출액을 손해액으로 산정할 수 있는지

앞에서도 언급한 것처럼, 특허법원은 제1심 법원과 달리 약가 인하로 인한 일실이익이 아닌 매출액 감소분을 기준으로 한국릴리의 손해액을 산정하였습니다. 즉, 제1심 법원은 한국릴리가 주장하는 자이프렉사 2.5 mg의 매출액 감소분에 완제 의약품 제조업의 표준소득률 14.2%를 곱한 금액을 손해액으로 산정한 반면, 특허법원은 한국릴리 제품의 매출액 감소분 전체를 기준으로 손해액을 산정하였습니다. 명백한 과잉 배상입니다.

서울중앙지방법원 2017. 9. 15. 선고 2014가합556560 판결문 26면.

권리자의 일실이익을 손해액으로 삼거나 침해자의 이익액을 손해액으로 추정할 때, ‘총이익설’이든 ‘순이익설’이든 모두 ‘이익’을 기초로 손해액을 산정해야 합니다. 즉, 매출액에서 직접 경비만 공제하든(‘총이익설’), 간접경비까지 공제하든(‘순이익설’) 어쨌든 손해액은 매출 감소가 아니라 이익의 감소로 산정해야 합니다. 그런데 특허법원은 한국릴리의 이익률은 고려하지 않고 매출액 감소분 전체를 손해라고 본 오류를 범하였습니다.

소결론

특허법 제128조는 민법 제760조의 특칙입니다. 그런데, 특허법 제128조 제1항은 특허권자로 하여금 침해로 인하여 입은 배상을 청구할 수 있다고 규정하여 불법행위로 인한 손해배상 법리를 재확인하는 데에 그치고 있습니다. 나머지 제2항부터 제7항까지 손해액 산정에 관한 개별 규정들은 모두 제1항에 따른 손해배상 청구에서 손해액 산정 방법을 제시한 것입니다.

요컨대, 하나의 손해를 산정하는 여러 방법을 제시한 것이 특허법 제128조이지, 특허법 제128조 각 항이 서로 다른 종류의 청구권을 신설하려는 취지가 아닙니다. 불법행위 손해배상의 특칙 규정인 특허법 제128조는 제6항에서 합리적 실시료를 최저로 정한 것이 특징이지만, 이 역시 특허권자의 합리적 보호를 위한 것이지 새로운 청구권을 창설하려는 의도는 아닙니다. 따라서 침해 행위가 여럿 있는 경우 각각의 행위에 대해 서로 다른 손해액 산정 방법을 적용할 수는 있지만, 하나의 침해 행위에 대해 여러 손해액을 중복하여 산정하는 것은 우리 법률상 허용되지 않습니다.

이 사건의 경우 한미약품과 명인제약의 특허권 침해 행위는 복수가 아니라 각각 하나이고, 특허권자인 일라이 릴리는 그 행위를 원인으로 한 손해에 대해 배상을 이미 받았습니다. 따라서 한국릴리에 대해 불법행위로 인한 손해를 또 인정하는 것은 중복·과잉 배상으로 허용될 수 없으므로, 이를 잘못 판단한 특허법원 판결을 바로 잡아 주시기 바랍니다.

그것도 이 사건 특허권자는 특허권자가 특허발명을 직접 실시하지 않는 경우에는 허용되지 않는 침해자 이익액을 손해액으로 추정받는 특혜를 누렸습니다(형식적으로는 재량적 손해액이지만 실제로는 침해자 이익액이란 점은 앞에서 누차 설명드린 바와 같습니다). 특허발명을 직접 실시하지 않는 특허권자에게는 침해자 이익액 추정 규정이 적용되지 않는다는 견해는 침해자 이익액과 같은 취지의 상표법 제67조 제2항의 적용과 관련된 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결 및 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결에 따른 것입니다. 일본의 경우 침해자 이익액은 특허권자가 직접 실시하지 않고 실시권자가 실시하는 경우에는 특허권자가 원용할 수 없다는 판결이 있는데(中山信弘·小泉直樹, 「注解特許法」(第2版), 靑林書院, 2017, 1916), 이 판결은 특허권자가 외국에서 제조, 판매된 특허발명의 실시품을 계약에 기초하여 일본의 라이선시가 일본에서 수입, 판매해 온 사안에 대해 본조 2항의 적용을 부정하고 “이 조항은 피침해 특허권자...가 스스로 당해 특허발명을 실시고 있는 경우에만 적용된다고 해석하는 것이 상당하다... 이 규정은 침해행위자의 이익액을 권리자가 입은 손해로 추정하는 것이어서, 여기서 말하는 손해란 권리자에 있어서 침해자가 침해행위에 의해 얻은 이익과 비례하여 얻을 수 있는 동종동량의 이익을 실현하지 못한 경우에 해당하는 손실 ..”이란 이유를 들고 있습니다.이에 비해, 최근 知財高特判 平成25年 2月 1日 판결은 “... 특허권자에게 침해행위가 없었다면 이익을 얻었을 것이라는 사정이 존재하는 경우에는 ...” 특허권자에게 당해 특허발명을 실시할 것을 요건으로 하는 것은 아니라는 취지로 판시한 바 있습니다.

한국릴리를 독점적 통상실시권자로 볼 수 있는지

한국릴리의 법적 지위와 관련하여, 특허법원은 한국릴리를 독점적 통상실시권자로 본 반면, 서울고등법원은 그렇게 보지 않았습니다. 특허법원이 한국릴리를 독점적 통상실시권자로 본 근거는 3가지입니다.

첫째, 1998년경부터 이 사건 특허 만료일인 2011. 4. 24.까지 한국 릴리는 원고 제품을 국내에 수입해 판매한 유일한 업체였고, 원고 일라이 릴리가 한국 릴리 외의 제3자에게 통상실시권을 부여한 적도 없다.

둘째, 원고 일라리 릴리의 특허 담당 법률 고문의 2014. 11. 4.자 진술서에 “원고 일라이 릴리는 원고 한국 릴리에게 오직 한국 릴리만이 한국에서 올란자핀을 수입하고 판매할 수 있는 권리를 부여하였다(Lilly UK gave a right to Lilly Korea under which only Lilly Korea imported and sold olanzapine in Korea). 이에 따라 원고 한국릴리는 1998년 한국 식약청으로부터 자이프렉사에 대한 시판허가를 받았고, 이 사건 특허권의 존속기간 동안 한국 내에서 올란자핀의 유일한 수입자이자 독점적 판매자였다(Accordingly, Lilly Korea obtained a market approval for Zyprexa® from the Korean FDA in 1998 and was the only importer and exclusive distributor of olanzapine in Korea during the term of the patent).”라고 기재하였다.

셋째, 원고 일라이 릴리는, 모회사인 미국 일라이 릴리 앤드 컴퍼니와 원고 일라이 릴리, 원고 한국 릴리, 아일랜드 법인인 ELSA (Eli Lilly S.A.) 등 자회사들 사이에 1995년 체결된 ‘공급 및 유통에 관한 기본계약(Master Supply and Distribution Agreement)’에 따라, ELSA를 통하여 원고 한국릴리에 올란자핀을 제조·공급하였고, 원고 한국릴리로부터 원고 한국릴리의 원고들 제품 국내 수입·판매량에 비례하여 국내 순매출액 27% 상당의 실시료를 지급받았다.

하지만 위 3가지는 한국릴리를 독점적 통상실시권자라고 볼 근거로는 부족합니다. 위 3가지는 한국릴리가 일라이 릴리와의 관계에서 일라이 릴리의 제품들에 대한 독점 수입업자이자 독점 판매업자라는 근거가 될 수는 있지만 일라이 릴리가 보유한 특허권의 통상실시권자라는 점을 인정하는 근거가 될 수는 없습니다. 특허법원이 근거로 삼은 위 3가지 중 유일하게 특허와 관련된 것은 일라이 릴리의 법률 고문의 진술 중 “이 사건 특허권의 존속기간 동안 한국 내에서 올란자핀의 유일한 수입자이자 독점적 판매자였다”라는 부분입니다. 그런데 여기서 “이 사건 특허권의 존속기간 동안”이란 말은 특정 기간을 지칭하는 것에 불과하고, 특허발명에 대한 실시권을 부여했다는 의미로 볼 수는 없습니다.

만약 이 사건 특허의 존속기간 만료 이후에도 한국릴리가 원고 제품에 대한 독점 수입, 판매업자의 지위를 누리고 있었다면, 위 진술 중 “이 사건 특허권의 존속기간 동안”이란 수식어는 아무런 의미도 없는 수식어로, 한국릴리의 법적 지위에 영향도 주지 못합니다.

이러한 사실은 한국릴리가 원고 제품을 이 사건 특허 만료일인 2011. 4. 24. 이후에도 계속 독점 수입·판매하고 있다는 점으로 뒷받침됩니다. 또한, 원고 회사들 사이에 1995년에 체결되었다고 하는 ‘공급 및 유통에 관한 기본계약’에 따라 한국릴리는 원고들 제품의 국내 순매출 27% 상당의 로열티(특허법원 판결문은 이를 “실시료”라고 함)를 받았는데, 만약 한국릴리가 특허권의 실시권자였다면, 이 27%의 로열티는 이 사건 특허권의 존속기간 만료일인 2011. 4. 24. 이후 크게 줄었어야 합니다.

이처럼 한국릴리가 누리는 이익은 특허권에 기인하는 것이 아니라 특정 의약품을 생산하는 일라이 릴리로부터 해당 의약품을 독점 공급받아 국내에서 판매함으로써 발생하는 이익이므로, 한국릴리는 일라이 릴리가 제3자에게도 의약품을 공급하였을 때 계약 위반을 주장할 수 있을 뿐입니다. 일라이 릴리와 무관하게 명인제약이나 한미약품이 후발 의약품을 시판한다고 하여 한국릴리가 일라이 릴리와의 계약상 누리는 법적 지위가 무너지는 것도 아닙니다. 독점 판매업자로서 한국릴리는 일라이 릴리에게 자신 이외의 다른 자에게 물품을 공급하지 말라고 요구할 채권적 권리만 인정되고, 제3자가 독자적으로 제조한 의약품을 시판한다고 하여 한국릴리의 채권이 침해되지 않습니다.

결론

귀 법원에 계류 중인 올란자핀 특허 분쟁은 약가 정책을 비롯한 공공정책에 큰 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안입니다. 공공정책을 무시한채 특허권자의 사적 이익을 지나치게 옹호한 특허법원의 판결은 손해액 산정도 잘못 했고, 특허권자에게 과다한 중복 배상을 허용한 잘못이 있습니다. 특허제도가 기술혁신을 촉진하고 산업발전에 기여하려는 목적을 제대로 달성하려면 발명의 보호 뿐만 아니라 특허발명의 이용도 함께 도모하여야 합니다. 그리고 특허권은 산업정책상 인정되는 제도적 권리로 공공복리를 위해 권리의 구제 범위를 제한해야 합니다. 헌법과 국제인권법이 보장하는 기본권인 건강권이 특허권자의 사익 보호를 위해 침해되지 않도록 정의롭고 현명한 판결을 내려주시기를 요청합니다.

2019. 10. 30.